Een beetje modekenner herkent het meteen: het schaakbordpatroon van Louis Vuitton dat o.a. wordt gebruikt op leren tassen. Op 19 oktober 2022 heeft deEU-rechter een streep gehaald door de merkbescherming van dit schaakbordpatroon in de EU. Het merk was sinds 2008 internationaal geregistreerd maar ligt sinds 2015 in de EU onder vuur, omdat het schaakbordpatroon onderscheidend vermogen zou missen en daarom nietig zou zijn.
Merk en onderscheidend vermogen
Een van de basisvereisten voor verkrijging van een merkrecht is dat een teken onderscheidend vermogen heeft, dat wil zeggen de eigenschap om producten van de ene onderneming te onderscheiden van die van de ander. Zo mag een teken niet beschrijvend zijn voor het product dat wordt aangeboden (“Beachwear” voor zwemkleding, “Skin Solution” voor een huidproduct). Ook mag het niet te simpel zijn. Een enkele kleur of banale vorm is intrinsiek niet onderscheidend. De reden? Een merkrecht geeft een monopolie. Uitgangspunt is dat beschrijvende, niet-onderscheidende woorden of afbeeldingen door iedereen vrij gebruikt moeten kunnen worden.
Een teken dat in eerste instantie niet onderscheidend is kan door het gebruik dat ervan gemaakt wordt alsnog onderscheidend vermogen krijgen. Dat heet inburgering. Van inburgering is sprake als het teken door gebruik daarvan dermate bekend is geworden bij consumenten, dat zij het als merk herkennen. Denk aan merken als Booking.com en Thuisbezorgd, of de kleur blauw van KLM. Als een teken is ingeburgerd, kan het alsnog voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. Inburgering moet worden aangetoond in alle landen waarin het merk onderscheidend vermogen mist.
Louis Vuitton en het schaakbordpatroon
Het schaakbordpatroon van Louis Vuitton is typisch een voorbeeld van een teken dat in eerste instantie niet onderscheidend is. Het is een patroon van afwisselend zwarte en witte vakken. In 2015 werd een verzoek ingediend om de merkregistratie nietig te verklaren. Louis Vuitton moest aantonen dat het patroon als merk door gebruik op het gehele grondgebied van de Europese Unie onderscheidend was geworden. Dat gebeurt in het algemeen door bewijs te leveren van (o.a.) het marktaandeel van het teken, de intensiviteit, geografische spreiding en duur van het gebruik van het merk, reclame investeringen en marktonderzoeken. Het aantonen van inburgering lukte Louis Vuitton destijds niet en het merk werd nietig verklaard. Ook het beroep tegen de weigering bleef zonder succes. Daarop heeft Louis Vuitton de zaak voorgelegd aan The EU General Court, het (EU) Gerecht.
De beoordeling van het Gerecht
Het Gerecht heeft zich onder andere gebogen over de vraag welke bewijs voor welke EU landen genoeg is om inburgering aan te tonen. Het Gerecht stelt eerst vast dat bewijs van inburgering voor meerdere lidstaten en zelfs voor de hele EU relevant kan zijn. Reclamecampagnes kunnen gelijktijdig in meerdere lidstaten lopen. Bewijs kan ook uit een ander land komen, als inwoners van een lidstaat bekend zijn met producten op de markt van een ander land, bijvoorbeeld vanwege geografische, culturele of taalkundige overlap tussen die landen. Specifiek voor luxemerken oordeelt het Gerecht dat ook consumenten die geen luxemerken kunnen kopen, aan de producten kunnen worden blootgesteld en die producten kunnen kennen. Het feit dat een merk tot één van de bekendste luxemerken behoort kan dus belangrijk zijn voor de beoordeling van de perceptie van consumenten. De bekendheid van consumenten met een luxemerk is niet noodzakelijk evenredig aan het volume van de verkoop van de producten met dat merk.
Onder andere in Bulgarije, Letland, Litouwen, Slowakije, Slovenië heeft Louis Vuitton geen winkels. Louis Vuitton beargumenteert dat het Letse en Litouwse publiek vanwege hun geografische en culturele nabijheid voldoende kennis had van de Louis Vuitton producten op de Poolse en Zweedse markten. En dat het relevante Bulgaarse, Sloveense en Slowaakse publiek een zodanige kennis heeft van de Roemeense markt dat ook daar het schaakbordpatroon is ingeburgerd. Het Gerecht gaat hier niet in mee omdat Louis Vuitton haar argumenten niet voldoende specificeert en onderbouwt. Louis Vuitton voert ook aan dat het publiek in de deze landen aan reclamecampagnes is blootgesteld, onder andere tijdens reizen naar lidstaten waar deze zijn verspreid. Het Gerecht beslist dat alleen deze mogelijkheid op zichzelf niet als relevant bewijs kan worden beschouwd.
De conclusie van het Gerecht is dat inburgering in deze landen niet is aangetoond en dat daarmee het EU merk van Louis Vuitton nietig is.
Opmerking uit de IE-praktijk
Wij zien in de praktijk regelmatig dat ondernemingen een merk kiezen dat aanspreekt omdat het associaties opwekt met de producten waarvoor het beschermd wordt. Een beschrijvend, niet-onderscheidend merk kiezen is vanuit die hoek gezien interessant. Hoewel zo een merk om commerciële redenen een goed idee kan zijn, is het juridisch gezien meestal beter een merk te kiezen dat van meet af aan onderscheidend is. De uitspraak van het Gerecht laat zien dat het een uitdaging is om inburgering aan te tonen in alle EU landen van merken die intrinsiek niet onderscheidend zijn. Kies je toch voor een niet onderscheidend teken? Investeer dan de bekendheid daarvan binnen alle landen waar het teken niet onderscheidend is en verzamel bewijs. Dat vergroot de kans op merkenrechtelijke bescherming.
Vragen? Neem contact op met Dominique Geerts, advocaat Media- en Intellectuele Eigendomsrecht bij Van Doorne.
